고온 잠수유전 모터 보호기 관련 발명특허 출원권 분쟁 사건

지식재산권

2025-12-18

키워드: 비단위 과제; 단위의 비공개 기술 활용 ; 특허권 소유권

담당 변호사: 왕타오

기본 사건 내용:

1. 원고의 청구

원고인 모 공업대학 과학기술회사는 중유 열회수 고온 잠수 전기펌프 분야에서 기술 연구개발과 장비 제조를 일체화한 국제적 선도적인 첨단기술 기업입니다. 오랜 기간에 걸친 심도 있는 연구개발을 통해 원고는 유전의 중유 열회수 장비 개발 및 제조 분야에서 매우 높은 가치를 지닌 다수의 기술 성과를 창출하였으며, 이를 실제 생산에 투입해 국가의 중유 열회수 분야 지식재산권 자주화에 선구적인 기여를 해왔습니다. 이 사건 관련 발명특허 출원인 '고온 잠수 전동기에 사용되는 금속 캡슐형 보호장치'(ZL202010434211.1)는 피고인 1인인 심양 모 석유과학기술발전회사와 피고인 2인인 카라마이 모 석유과학기술회사가 2020년 5월 21일에 출원한 것으로, 기재된 기술方案은 이미 원고가 연구개발했으나 아직 공개되지 않은 기술 내용과 일치합니다. 해당 출원서에 기재된 발명자들 중 백모(기술책임자, 부총경리), 증모(부기술책임자), 리모모(전기팀 책임자, 제품시험 책임자), 리모(생산부장)는 모두 모 공업대학 과학기술회사의 전직 직원으로, 원고와 동일한 기술 내용의 연구개발에 참여하거나 관련 기술의 구현을 담당했던 인력들입니다. 이들 모두 원고를 퇴사한 지 1년 미만입니다. 그중 백모, 증모, 리모모, 리모는 원고와 '직원 비밀유지 협약'을 체결하여 원고 기업의 기술성과에 대해 비밀을 유지할 의무를 지고 있습니다. 이 사건 특허 출원의 실제 발명자들은 모두 원고의 현직 직원이거나 모 공업대학 과학기술회사를 퇴사한 지 1년 미만인 전직 직원들이며, 따라서 특허 출원권은 모 공업대학 과학기술회사에 귀속되어야 합니다. 피고인들은 이 사건 특허 출원의 기술 내용이 모 공업대학 과학기술회사의 연구개발 성과임을 명백히 알고 있음에도 불구하고, 모 공업대학 과학기술회사의 기술 성과를 자기 것으로 주장하고 발명특허를 출원함으로써 원고의 특허 출원권을 침해하였습니다. 「특허법」 제6조, 「특허법 시행세칙」 제12조, 「침해책임법」 제15조, 그리고 「최고인민법원 특허분쟁 사건 처리 법률 적용에 관한 몇 가지 규정」에 따르면, 이 사건의 발명특허 출원권은 원고에게 귀속되어야 합니다.

2. 쟁점:

비록 직무상 과제는 아니지만, 주로 단체가 공개하지 않은 기술을 활용해 완성한 발명 창작물이 직무발명에 해당하는지 여부와, 이에 따른 특허 출원권의 귀속 여부입니다.

3. 변호사 대리 의견:

우선, 사건 외부인인 쩡 모 등은 원고 회사에서 근무하며 관련 비밀유지 협약에 서명한 바 있습니다.

둘째, 2020년 5월 21일, 피고인인 선양의 모 석유과학기술발전회사와 카라마이의 모 석유과학기술회사는 공동으로 국가지식재산권국에 발명특허를 출원하였으며, 그 명칭은 '고온 잠수형 유전모터용 금속 캡슐형 보호장치'이고, 발명자는 증모 등이다.

셋째, 피고인 외의 제3자 쩡 모 등은 과거 원고로서 'SAGD 전기 잠수 펌프' 프로젝트 연구팀의 구성원으로서 고온 잠수유전용 전기펌프 '98 대토크 보호기' 관련 연구개발 활동에 참여한 바 있습니다. 원고가 제출한 'SAGD 고온 전기 잠수 펌프 과학기술 성과 감정 자료'(2016년 3월)에 기재된 특정 부품의 기술적 특징 간의 연결 관계는 피고 선양 모 석유과학기술발전회사 및 피고 커라마이 모 석유과학기술회사가 분쟁 중인 특허 출원 부품 간의 연결 관계와 동일합니다.

넷째, 피고인인 선양 모 석유과학기술발전회사와 카라마이 모 석유과학기술회사가 2021년 4월에 국가지식재산권국에 해당 발명특허 출원을 철회했다고 진술하였으나, 이는 침해 사실의 인정에 영향을 미치지 않는다.

다섯째, 기술성과의 일부 발명가는 원고 회사에서 근무한 적이 있으며, 일부 회의에서 이미 발명 창작에 대한 초기 구상을 제시했고, 일부 공개되지 않은 도면을 바탕으로 개선 작업을 진행한 바 있어, 이는 원고 고유의 기술적 조건을 활용한 것으로 인정되어야 합니다.

여섯째, 피고인 선양 모 석유과학기술발전회사와 피고인 커라마이 모 석유과학기술회사는 다른 인원들이 기술안에 창조적 기여를 했다는 점을 입증하지 못했으며, 이직한 발명가가 소속 직장의 물적·기술적 조건을 이용했거나 맡은 임무를 완수했다는 점도 입증하지 못했습니다.

종합적으로 볼 때, 해당 발명 특허 출원권은 모 공업대학 과학기술회사에 귀속되어야 합니다.

사건의 주목할 만한 점:

1. 본 사건의 대리 결과는 「지식재산권 강국 건설 요강(2021~2035)」 및 「지식재산권 보호 강화에 관한 의견」과 관련된 결책 배치의 이행입니다.

2. 본 사건은 랴오닝 법원의 2021년 지식재산권 사법보호 10대 판례와 선양 법원의 2021년 지식재산권 사법보호 우수판례 10대 사건에 모두 선정되었으며, 우수판례 순위에서도 모두 1위를 차지했습니다.

전형적 의미:

1. 비록 단위의 업무가 아니더라도, 주로 단위가 공개하지 않은 기술을 활용해 완성한 발명 창작물 역시 직무발명 창작물에 해당하며, 특허 출원권은 단위에 속합니다.

2. 발명출원권이란 발명창작자가 자신의 발명창작에 대해 가지는 특허출원 권리를 말하며, 이는 특허출원을 할 것인지 여부를 결정할 권리뿐만 아니라, 심사 과정에서 법에 따라 특허출원서를 수정하거나 특허출원을 철회할 수 있는 권리도 포함합니다.

변호사 노하우 ：

1. 주로 본 단체의 물적·기술적 조건을 활용하여 완성한 발명 창작물은 직무발명 창작물에 해당합니다. 직무발명 창작물에 대한 특허 출원 권리는 해당 단체에 속합니다.

특허법 및 관련 규정에 따르면, 직무상의 업무를 수행하거나 단체의 물적·기술적 조건을 활용하여 이루어진 발명창작은 모두 직무발명에 해당합니다. 여기서 '단체의 업무'란 본래의 직무와 일시적으로 부여된 과제를 포함하며, '물적·기술적 조건'이란 자금, 장비 등과 같은 물적 조건과 기술비밀, 공개되지 않은 자료 등과 같은 기술적 조건을 말합니다. 만일 공개된 기술만을 활용해 발명창작을 한 경우에는 직무발명에 해당하지 않습니다. 구체적으로 본 사건에 적용하면, 첫째, 분쟁의 대상인 기술성과의 일부 발명가는 원고 회사에서 근무한 적이 있으며, 일부 회의에서 이미 발명창작의 초기 아이디어를 제안했고, 일부 비공개 도면을 바탕으로 개선 작업을 진행한 바 있어, 이는 원고 회사 고유의 기술적 조건을 활용한 것으로 봐야 합니다. 둘째, 발명창작의 출원인 중에는 피고 회사의 직원들도 포함되어 있는데, 만약 해당 발명창작이 피고 회사의 물적·기술적 조건을 활용했거나 본래의 직무를 수행한 것이라면, 그 기술성과는 양측 공동 소유가 될 수 있습니다. 그러나 재판 과정에서 피고 측은 다른 인원들이 기술성과에 창작적 기여를 했다는 점을 입증하지 못했으며, 앞서 언급한 이직한 발명가들이 피고 회사의 물적·기술적 조건을 활용했거나 피고 회사가 부여한 업무를 수행했다는 사실도 입증하지 못했습니다. 따라서 특허출원된 기술성과는 원고 회사의 소유로 인정되어야 합니다.

2. 특허 출원권에 대해서는 광의로 해석해야 한다.

특허출원권이란 일반적으로 해당 특허출원에 대해 권한 심사 절차 중 법에 따라 특허출원서의 수정, 특허출원의 철회 등과 같은 권리를 말합니다. 출원을 철회한 후에는 해당 권리가 소멸됩니다. 반면, 특허출원권이란 발명 창작이 완성된 후 권리자가 해당 발명 창작에 대해 특허출원을 할 것인지 여부와 그 방법을 결정할 수 있는 권리를 의미합니다. 비록 두 가지 권리 모두 궁극적으로는 발명 창작을 대상으로 하지만, 특허 심사 절차의 관점에서 볼 때 해당 발명 창작은 서로 다른 단계(출원 후 승인 전, 출원 전)에 놓여 있기 때문에 그 권리의 내용과 효력은 서로 다릅니다. 민사 분쟁에서의 특허출원권은 광의로 해석되어야 하며, 여기에는 특허출원권 자체도 포함됩니다. 이 권리는 비특허출원권자가 특허출원을 포기했다고 해서 소멸되지 않으며, 권리자는 일정한 조건 하에 관련 규정에 따라 다시 특허출원을 회복할 수 있습니다.

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